Sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de “Louboutin / Amazon” (asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21)
Por Claudio Iglesias Darriba, miembro de Abogados Unidos.
Resumen
Sabemos que las marcas de la Unión Europea se encuentran protegidas en todo el territorio de la Unión. También sabemos que, los terceros que utilizan dichas marcas sin la autorización de sus propietarios, son responsables por el uso indebido.
En este breve trabajo veremos la resolución prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la “responsabilidad directa” de quienes administran mercados electrónicos.
En particular veremos cómo dicho tribunal ha resuelto el planteo efectuado por Louboutin contra Amazon en su carácter de “administrador” de un mercado de tal naturaleza.
También repasaremos, aunque muy brevemente, algunos antecedentes del Tribunal en esa materia.
Finalmente arribaremos a algunas breves conclusiones sobre el tema.
Introducción: Amazon, es el mayor minorista online del mundo (Statista, 2022), como es sabido, productos de diversas marcas. Louboutin, por su parte, es una marca notoria de origen francés, que tiene registrada las suelas “color rojo” para su calzado.
Louboutin planteó ante los tribunales nacionales, y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que Amazon vendía a través de su plataforma, productos con una suela similar a la que aquella compañía tenía registrados. Además, la mencionada compañía sostuvo que, además del mencionado calzado (falsificado), Amazon vendía productos de Louboutin.
Esta situación, según la reclamante, podía llevar a confusión a los consumidores, con el consiguiente perjuicio para la compañía francesa. Amazon sostuvo que, el modo de funcionamiento de los mercados integrados en sus sitios de Internet de venta en línea, no se diferenciaba significativamente del resto de los mercados y que, la inclusión de su logotipo en los anuncios de los terceros vendedores, no implicaba que (Amazon) se apropiase de dichos anuncios.
Ha de recordarse que, la “remisión prejudicial” de una cuestión al TJUE permite que, los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al TJUE acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión.
El TJUE no resuelve el litigio nacional, sino que es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del TJUE.
Su decisión también vincula a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.En este caso hubo dos órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal de Distrito de Luxemburgo, y el Tribunal de empresas francófono de Bruselas, Bélgica.
El primero planteó como cuestiones prejudiciales:
(i) Si el modo de funcionamiento de los sitios de Internet de venta en línea de Amazon podía inducir al uso, por el operador de esos sitios, de un signo idéntico a la marca controvertida debido a la integración de anuncios de terceros vendedores que mostraban ese signo en su propia comunicación comercial;
(ii) si, por lo que respecta al papel más o menos activo del referido operador, podía tener importancia la percepción del público; y
(iii) si debía considerarse que dicho operador hacía uso de un signo idéntico a una marca protegida cuando se encargaba del envío de productos que llevaban el signo marcario en cuestión.
Por su parte, el Tribunal de empresas francófono de Bruselas, planteó como cuestiones prejudiciales:
(i) Si debía interpretarse que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2017/1001] -en sentido de que- el uso de un signo idéntico a una marca en un anuncio presentado en un sitio de Internet era, en principio, imputable al operador de tal sitio cuando el internauta normalmente informado y razonablemente atento, percibía que dicho operador había desempeñado un papel activo en la elaboración de dicho anuncio, o podía considerar que este último forma parte de la propia comunicación comercial del mencionado operador;
(ii) cuál era la responsabilidad del operador del mercado electrónico, con el mismo fundamento normativo del punto anterior, en el envío del producto al comprador.
Debe tenerse en cuenta, que, el registro de una marca en la Unión Europea (UE), confiere a su titular derechos exclusivos, y le otorga derecho de exclusión (ius excludendi) respecto de cualquier tercero que, sin su consentimiento, usare en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca registrada en la UE.
En diciembre de 2022, el TJUE entendió, en una sentencia de carácter prejudicial, que podía haber responsabilidad directa del proveedor del mercado electrónico (TJUE (Gran Sala), 2022).
El dictamen del Abogado General.
En su dictamen previo, el Abogado General, entendió que no cabía responsabilidad a Amazon.
Al respecto, sostuvo que, los dos órganos jurisdiccionales remitentes se plantearon, en particular, la cuestión de si Amazon, como operador de un mercado electrónico, podía ser considerado directamente responsable de la infracción de los derechos de titulares de una marca cometida en su plataforma.
Aclara que, a diferencia de lo que sucede con la responsabilidad indirecta, el tema de la responsabilidad directa es objeto de un régimen armonizado en la UE.
Para el abogado general, para que existiese tal responsabilidad, era necesario que el operador hubiera utilizado el signo en el marco de su propia comunicación comercial. Y cita como precedentes, sentencias del propio TJUE, en casos que considera similares (TJUE, 2022).
Consideró que, el único supuesto de la responsabilidad directa del operador de una plataforma de comercio electrónico se daría cuando éste usa un signo idéntico a una marca.
Y concluye que, la coexistencia, en la plataforma (de Amazon) de anuncios de Amazon y de (anuncios de) terceros vendedores (que venden a través de Amazon) no era suficiente para que un internauta, normalmente informado y razonablemente atento, percibiese los signos incluidos en los anuncios de los terceros vendedores como parte integrante de la comunicación comercial de Amazon (TJUE, 2022).
Esto último, recordemos, de acuerdo al criterio del abogad general, era considerado requisito esencial para configurar responsabilidad directa.
En conclusión, la opinión del abogado general ha sido que, en las circunstancias mencionadas, el operador de una plataforma electrónica como Amazon “no usaba un signo”.
En el antecedente de Google contra Louis Vuitton (2010) el TJUE había resuelto sobre el uso de “Adwords” de google que perjudicaba a las marcas puesto que ofrecen a los eventuales compradores, enlaces a (páginas de) productos y servicios de la competencia o, incluso, productos falsificados (TJUE, 2010).
En esta causa, el TJUE entendió que Google no hacía uso de la marca eventualmente perjudicada por los Adwords.
En el antecedente L’Oréal y otros, C-324/09, se trataba de una marca registrada en un estado miembro, que era ofrecida a través de una plataforma de comercio electrónico (e-Bay) en un tercer estado de la UE.
En este caso, el tribunal estableció cómo había de aplicarse la regla “lex loci protectionis” con respecto a actividades de comercialización de productos con marca llevadas a cabo en Internet.
En tal caso entendió que resultaba aplicable la legislación de marcas del territorio al que va dirigida la oferta o la publicidad. Consideró, además, que hubo responsabilidad eBay en el uso de la marca -L’Oréal- para anunciar el propio servicio de mercado electrónico, pero que -a lo sumo- se trataría de una infracción a las normas que reconocen a las marcas de renombre.
En ese caso, entendió que, el operador de un mercado electrónico (eBay) “no hacía un uso”, en el sentido de los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94, de signos idénticos o similares a marcas que aparecen en ofertas de venta presentadas en su sitio web (TJUE (Gran Sala), 2011).Sentencia prejudicial.
El TJUE, en su sentencia prejudicial, entendió que, la responsabilidad del operador de un sitio de venta en línea a través de Internet que integra un mercado electrónico, podría quedar equiparada a la responsabilidad de quienes comercializan signos idénticos a marcas registradas de la UE, sin su consentimiento.
Ello, con fundamento en que, los usuarios (normalmente informados y razonablemente atentos), establecen un vínculo entre los servicios de ese operador y el signo en cuestión.
De acuerdo con el tribunal, esto ocurre cuando, dadas las circunstancias, los usuarios podrían tener la impresión de que es ese operador quien comercializa, él mismo, en su propio nombre y por cuenta propia, los productos provistos de ese signo.
El tribunal también entendió que, era pertinente que, el operador del mercado electrónico, utilizara un modo de presentación uniforme de las ofertas publicadas en su sitio de Internet, mostrando al mismo tiempo los anuncios de los productos que vende en su nombre y por cuenta propia, y los anuncios de los productos ofrecidos por terceros vendedores en dicho mercado.
Ello, en el marco de la comercialización de los productos provistos del signo en cuestión, y de los servicios complementarios consistentes, en particular, en el almacenamiento y el envío de dichos productos.
De acuerdo con el tribunal, el origen de la responsabilidad, entonces, parecería estar en la manera (similar) en que Amazon suele promocionar sus productos y servicios propios y los de terceros en su mercado electrónico.
El tribunal cita el caso “Coty Germany contra Amazon”, de 2 de abril de 2020, en el cual recuerda que no se pronunció sobre el uso de un signo idéntico a una marca protegida cuando se encarga del envío de productos que lleven ese signo.
En ese caso, el TJUE no innovó respecto de su jurisprudencia anterior. Esto se debe a la forma en que fue efectuado el planteo prejudicial por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo civil y penal alemán), lo que hizo que no se analizara la responsabilidad de Amazon.
En este caso, un vendedor usaba el sistema de logística de Amazon para productos de la marca de perfumes “Davidoff” cuyo propietario era Coty Germany.
Ésta argumenta que los productos se estarían comercializando sin que el vendedor del perfume tuviera derecho a hacerlo en el espacio económico europeo (EEE).
El vendedor que opera de esa manera, a través de eBay, estaría cometiendo un ilícito (Antón, 2020). El TJUE entendió que, en este caso eBay no “poseía” los productos, (tal fue el planteo prejudicial) por lo que no tenía responsabilidad. Pero dejó abierta la responsabilidad de la plataforma de comercio electrónico en aquellos casos en que ésta plataforma utiliza la marca en sus operaciones de venta. Tal sería el caso del servicio de logística de Amazon.
Finalmente, el TJUE entiende que, que, Amazon puede ser responsable por la venta, por parte de terceros, de productos falsificados dentro de su plataforma.
Conclusiones: Como resultado de lo analizado en este resumido trabajo, podemos arribar a algunas breves conclusiones respecto de los dos asuntos prejudiciales acumuladas en los que el TJUE analizó el reclamo de Louboutin contra Amazon (C-148/21 y C-184/21), a saber:
En primer término, si bien en general la jurisprudencia previa del propio tribunal se había orientado en el sentido de la “ausencia de responsabilidad” del operador de un mercado electrónico, en este caso, Amazon sí pueda verse obligada a responsabilizarse de la venta, por parte de terceros, de productos falsificados o por el uso de marcas sin autorización dentro de su plataforma.La responsabilidad mencionada en el punto anterior se funda en la circunstancia de que, el comprador medio, normalmente informado y razonablemente atento, no podría distinguir con claridad cuándo, Amazon promociona sus propios productos y servicios, y cuándo promociona productos (y marcas) de terceros.
La responsabilidad de los terceros falsificadores (de la marca “Louboutin”, en este caso) podría hacerse extensiva a Amazon debido a que la “confusión” de los consumidores los llevaría a entender que Amazon también “hace uso” de dicha marca por sí.Dado que se trata de una sentencia prejudicial, los tribunales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea serán quienes deberán aplicar esta jurisprudencia del TJUE.
Bibliografía: Antón, I. (2020). Coty Germany vs Amazon: El uso de una marca por parte de una plataforma de comercio electrónico. https://www.isabelanton.es/post/el-uso-de-una-marca-por-parte-de-una-plataforma-de-comercio-electr%C3%B3nico Statista. (2022).
Ecommerce: principales minoristas en Estados Unidos en 2022 | Statista. https://es.statista.com/estadisticas/1330638/mayores-minoristas-online-segun-la-cuota-de-mercado-en-estados-unidos/ TJUE (2022), Comunicado de prensa no 96/22 –
Conclusiones del abogado general – C-148/21 y C-184/21. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-06/cp220096es.pdf
Normativa Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)
Convenio Benelux de Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y los Países Bajos
Tratado de la Unión Europea, Maastricht (Países Bajos) el 7 de febrero de 1992, art. 19
Fallos citados TJUE (Gran Sala). Sentencia de 22 de noviembre de 2022, “Christian Louboutin / Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21), Amazon EU Sàrl (C-148/21), Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21), Amazon.com Inc. (C-184/21),
Amazon Services LLC (C-184/21)” (Asuntos acumulados C-148/21 y C-184/21),
Sentencia publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea con fecha 13.02.2023. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CA0148&from=EN TJUE (Gran Sala).
Sentencia de 23 de marzo de 2010, «Google France, Google, Inc. / Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) » (Asunto C-236/08 a 238/08), en linea en https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84602&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1820251 TJUE (Gran Sala).
Sentencia de 12 de julio de 2011, “L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd vs eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox, eBay”, C-324/09, en línea en https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=ES TJUE (Sala Quinta).
Sentencia de 2 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — Alemania) — Coty Germany GmbH / Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl (Asunto C-567/18), en línea en https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228144&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1297728
